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嘉权视角丨关于商标字样注册及使用的注意事项

在中国,对于商标申请,似乎大部分人都存在着一个认识:注册文字商标时最好都用不带颜色的普通字体,这样注册保护的范围更大一些。这种做法看似有理,实际上却会对申请人将来对商标的使用、维权带来隐患。若申请人注册了一个普通黑白文字标,而实际使用时却将其修改,使其字体或设计风格改变,带有颜色等,是存在风险的,主要在于以下几个方面:

一、或会被要求修改使用商标,限期内申请人不改正的,注册商标甚至会被商标局撤销。

《商标法》第四十九条:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

依据以上法例,若申请人在使用过程擅自修改注册商标的字样,使其字体,颜色,设计风格等与注册商标不一致,若被地方市场监督管理部门发现,则会被责令要求在期限内修改使用商标。期限内申请人不改正的,其注册商标甚至会被商标局撤销。

二、若遭遇他人“撤三”,权利人提供的使用证据有可能不予采信。

被他人以三年未使用为由撤销其商标时,权利人答辩,若提供的使用证据上所标示的商标字样与注册商标不一致,证据有可能不予采信,导致商标被撤销。如以下例子中,商标权利人虽然提供了使用证据,但由于证据中所显示商标与注册商标的字样有出入,在撤三诉讼阶段,使用证据不被法院接纳:

三、会构成侵权风险。

擅自改变注册商标的字样,可能会造成改变后的注册商标与他人享有专用权的商标构成相同或近似,存在一定侵权风险。例如,某申请人注册的商标是普通文字标“KISSTOY (注册号:37750130)”,而实际投入使用的商标是:(示图1)。如果他人在相关类别注册“ISSTOY”商标,则申请人实际使用的商标会疑似对“ISSTOY”构成侵权,或会被对方追责。申请人实际使用的“(示图1)”与注册的“KISSTOY”在字样上存在较大出入,在侵权纠纷中,法院有可能会认为“(示图1)”并不受“KISSTOY”的保护,判定申请人实际使用的商标对“ISSTOY”构成侵权。

四、若被“有心人”钻空子侵权,则难以维权。

由于完全复制他人注册商标的图样的侵权风险较高,现实中,侵权者一般不会完全复制他人的注册商标,而是进行一定修改,但整体视觉效果依然能够引起大部分相关公众的混淆或误认。倘若侵权人抄袭的基础是权利人实际使用的商标图样,而权利人并没对实际使用的商标进行注册,而仅是注册了相应的普通文字标,维权难度将大大提高。例如,某商标权人在11类的电热水壶上已经获得商标“(示图2)(注册号:9643454)”的注册,但其实际使用的是以下商标“(示图3)”。后来权利人发现其竞争对手在相同类别的产品上使用了商标“(示图4)”,对其市场份额冲击很大,期望可以用其拥有的“(示图2)”商标权打击对手的侵权行为。但显然,注册商标“(示图2)”和侵权商标 “(示图4)”外观相差甚远,可预见维权胜诉的成功率较低。若当时商标权人选择注册的是其实际使用的商标,或许就能规避现时难以维权的尴尬情况。

值得注意的是,假如对于商标的修改非常的微小,例如仅把原来宋体的字体改为黑体,或仅按比例整体放大缩小了注册商标,问题不大,应该不会产生上述风险。然而,若对商标进行了以下修改,都属于对商标字样的较大实质性改动,建议要重新注册修改后的商标:(1)字体上较大的变动,如注册的是标准字体,使用实际的是带风格设计的特别字体;(2)商标颜色的改变;(3)英文商标大小写的改变;(4)中文商标简繁体的改变;(5)仅对商标某个元素进行了放大、重新排列、加粗、改变颜色等,使商标整体的显著部分发生变化;(6)在商标中添加了有显著性的文字或图形;(7)在商标中删减了有显著性的文字或图形。

美国也有规范使用注册商标字样的要求,但标准相对宽松。根据《美国商标审查手册指南》第807.03(a)的规定,如果商标申请的标样为标准字体,在不添加任何其他显著性元素的前提下,商标申请人可以以任何风格字体、任何大小、任意颜色使用该商标,如使用黑体、斜体,变换大小写字母等。这也是大部分美国企业选择申请标准字体的重要原因,即在商标的使用上具有更大的灵活度,在商标的保护上范围更宽。在欧洲,对注册商标的文字摆放变化没有限制,只要注册了标准的文字商标,不管文字使用时如何摆放,或者两个单词之前插一幅图,都不会有问题。但是,欧洲在2014年起对于注册商标的颜色变化有规范要求:只有当色彩差异不明显时,彩色商标才可以被视为与黑白商标相同。如是,在欧盟注册的黑白商标并不能有效保护彩色商标,若实际使用的是彩色商标,申请人应当及时补注。


综上,申请人在中国注册商标时,应改变“注册普通黑白的文字商标最为妥当”的观念,而应遵循“使用什么样的商标,就注册什么样的商标”的原则,从而规避风险。若企业在日后因品牌升级而修改商标图样的设计,则应当及时补充新的注册申请,始终保持注册商标图样与实际使用商标图样的一致性。

参考文献:

i 北京知识产权法院(2015)京知行初字第312号行政判决书 (转载自IPRdaily中文网)

ii 案例来源:“嘉权知识产权”公众号

iii 案例来源:“嘉权知识产权”公众号


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