文 / 梁嘉琦

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■ 摘 要

技术方案包括技术问题、技术手段和技术效果，一般大家更关注的是技术手段和技术效果，实际上技术问题也是十分重要的，从技术问题出发，可以帮助确定权利要求的必要技术特征，也可以帮助对技术特征进行上位，而且在答复审查意见时，从解决的技术问题出发，往往能得到更加清晰的答辩思路，获得意想不到的答辩效果。
关键词 技术问题 必要技术特征 上位概括

■ 引 言

作为专利代理师，撰写专利文件和答复审查意见是其基本的工作内容。对于专利撰写，除了需要符合专利法和审查指南的规定外，还需要从申请人的角度考虑专利的布局、挖掘，以便能够维护申请人的权利。对于审查意见，需要依据“三步法”进行答复。无论是专利撰写还是答复审查意见，代理师通常关注点均在于申请方案的技术手段和带来的有益效果。本文从技术问题出发思考专利文件的撰写及答复审查意见。

1.专利文件撰写的基本原则

专利文件的核心是能够保护专利权人的发明创造，也就是说，一个好的专利具备以下条件：①专利的保护范围利于维权诉讼，②专利的新创性能够应对审查和无效。

对于第①点，一方面，权利要求的布局需要考虑侵权主体和举证难度，例如要求单侧撰写、产业链布局、容易取证，另一方面，需要争取更大的保护范围，对技术特征进行合理的上位，避免写入非必要技术特征。对于第②点，需要布局从属权利要求，说明书需要充分支持，以便应对无效。

初入行的专利代理师往往在如何确定必要技术特征，如何对技术特征进行上位方面存在困难。这时，我们可以从技术问题出发进行思考确定权利要求的必要技术特征及对技术特征进行上位。

2.从技术问题出发思考权利要求的保护范围

专利申请的基本单元为技术方案，而技术方案包括技术问题、技术手段和技术效果，笔者在给代理人和企业培训的过程中，经常询问大家对于上述3点的关注重点，得出的结果大多在于后两者，很少人关注技术问题。

(1) 我们将一个房屋设计图纸比喻为申请人提供的技术方案，在思考权利要求的必要技术特征时，一种思考的方式是“拆房子”方式，去掉非必要的技术特征，留下的就是必要技术特征。假设发明点为：满足“吃喝拉撒”的需求，我们可以将多余的车库、房间、厨房、阳台拆掉，只留下大厅、睡房和卫生间。然而，剩下的大厅和睡房仍然是在原来的房屋设计框架中，大厅仍然是原来的大厅，睡房仍然是原来的睡房。

另一种思考方式是，我们可以从“建房子”的角度出发，作为一个房屋设计者思考这个问题，例如在这片空地中，为了满足“吃喝拉撒”的需求，我们可以随意设置大厅、睡房和卫生间的位置，改变大厅、睡房、卫生间的大小，也可以将卫生间设置于睡房中，将大厅变成活动、休息一体的活动空间等。我们可以站在发明人的角度，假定自身面对该技术问题，从研发、设计的角度考虑解决技术问题的必要技术特征，跳出发明人技术方案的限制。

图1

(2)假设一发明人提供了一个塑料瓶盖的技术方案，该技术方案要求保护一种侧壁设置有竖纹的瓶盖，这种瓶盖能够轻易被打开。

图2

我们从技术手段出发，撰写该瓶盖的权利要求：

一种瓶盖，其特征在于，所述瓶盖的外侧壁设置有条形纹。

这时候考虑到对条形纹的特征进行上位，以便争取更大的保护范围。但是发明人仅提供了一个技术方案，这需要专利代理师进行扩展，怎样才能有效地扩展技术方案及上位呢？

同样，我们可以考虑从技术问题出发思考技术方案的上位，首先，瓶盖的外侧壁设置有条形纹，解决的技术问题是如何容易拧开瓶盖，我们先抛开发明人提供的条形纹技术方案，站在发明人的角度思考如何解决如何容易拧开瓶盖这一问题：现有技术中，瓶盖的外侧壁由于是光滑的因此不容易拧开，这时，我们只要增大用户手部与瓶盖外侧壁之间的摩擦力就可以容易拧开瓶盖，最有效的方式就是增加瓶盖的粗糙程度。因此，条形纹技术特征的上位概括就呼之欲出了，我们可以这样撰写：

一种瓶盖，其特征在于，所述瓶盖的外侧壁设置有粗糙面。

然后，我们可以围绕如何实现粗糙面布局从属权利要求，扩展说明书的实施例，例如波浪纹、凸点、磨砂面等能够形成粗糙面的技术方案。甚至根据从属权利要求所要解决的技术问题再布局中位概括。

可见，我们从技术问题的角度，站在发明人的角度对解决技术问题的原理进行概括，能够帮助我们更快、更准确地对技术特征进行上位。

3.确定真正解决的技术问题

从以上得知确定发明人技术方案中的技术问题是十分重要的，技术问题决定了权利要求的必要技术特征和对应的技术效果，那么如何准确地确定技术方案要解决的技术问题呢？关键是在于检索。

发明人提供的技术问题很多时候会存在过于广泛的问题，因此专利代理师除了要了解发明人提供的技术背景外，还应该对技术方案进行检索，找出最接近的现有技术，重新确定要解决的技术问题，避免独立权利要求明显不具备新创性的问题。

4.从技术问题出发思考审查意见的答复

我们知道，审查员发出的审查意见通知书中是根据”三步法“判断技术方案的创造性的，即确定最接近的现有技术、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术的人员来说是否显而易见。

在审查意见通知书中我们容易看到审查员将本申请的区别技术特征分隔开来，然后每个区别技术特征均解决一个简单的技术问题，这些区别技术特征不是被其他对比文件所公开，就是属于本领域技术人员的常规技术手段。我们在看到这样的审查意见时，容易会认同审查员的观点，导致答辩陷入困难，抗辩理由不被审查员接受。

这是因为我们陷入了审查员技术特征划分的框架，这时可以从技术问题出发，重新审视技术方案。

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以下为一个案例：

本申请是一种红外感应的玩具飞行器玩具，飞行器玩具侧面设置有红外发射器，用户可以通过障碍物或者手靠近红外发射器控制飞行器的运动方向。该专利的权利要求为：

一种玩具飞行器，其特征在于：包括直升飞行器主体，直升飞行器主体的底部安装有用于检测飞行器下方障碍物的红外发射接收检测机构，红外发射接收检测机构有多个发射端和一个或以上的相应接收端，发射端指向飞行器主体下方和斜下方的多个不同角度，飞行器主体上设置有驱动其升降、前进和后退的运动机构，使用时，飞行器的相应斜下方有障碍物时，检测机构将障碍物信息反馈给内置在飞行器主体内的主控电路，由主控电路控制运动机构动作，向另一方向躲避运动。

图3 本申请附图

审查员检索到对比文件，对比文件1公开了一种模型飞机，设置有多个测距装置（说明书公开了可以是红外检测装置），测距装置分别位于飞机主体的前部、后部、顶部、底部、左侧和右侧，测距装置的作用是通过遥控器控制飞行器飞行时防止与障碍物碰撞（从原理可知如果障碍物是移动的飞行器也会躲避运动）。

对比文件1 附图

审查员认为，本申请与对比文件1的区别仅在于：发射器指向飞行器主体下方和斜下方的多个不同角度。认为区别技术特征解决的技术问题是如何多方位地避免玩具飞行器与障碍物发生碰撞。

基于此，审查员认为本领域技术人员基于对比文件1中模型飞机前部、后部、底部、左侧和右侧设置的测距装置，本领域技术人员容易想到将其集中于模型飞行器主体的底部且指向多个不同角度以使得发射端指向飞行器主体下方和斜下方的多个不同角度。

本案中，对比文件1已经公开了各个方向的测距装置，而为了避开斜向的障碍物，指向斜下方的红外发射器属于容易想到的特征。这时代理师往往会认同审查员观点。这是专利代理师认同了区别技术特征解决的技术问题所导致的，审查意见中会将技术特征进行拆解，这过程中不仅会拆解了技术特征，而且会将本申请整体解决的技术问题、技术背景、技术领域和应用场景拆走。使本申请的创造性大幅降低。

为了进行有效答复，专利代理师需要重新确定技术问题。该技术问题可以参考以下几种：

①与其他区别技术特征结合解决的技术问题。

②为解决本申请整体技术问题的关键点。

③结合技术背景、技术领域解决的技术问题。

④结合应用场景、使用环境解决的技术问题。

本案例中，可以看出本申请与对比文件1的使用场景是不同的，本申请是用手控制玩具飞行器的方向的，更像是隔空托起飞行器，而对比文件1是用遥控器控制的，测距装置是为了遥控时防撞。基于上述思考，结合使用场景的不同，重新确定技术问题为：当飞行器飞行高度较高时，如何方便地用手控制飞行器的方向。若参考对比文件1的技术方案，将测距装置设置于飞行器的正侧，当飞行器飞行的高度比人高时，用户难以从侧面对飞行器的方向进行控制，由于发射器指向飞行器主体下方和斜下方的多个不同角度，即使飞行器飞行的高度比人高，用户也可以从斜下方对飞行器进行控制。这是针对本申请使用环境和使用方法的特意设计，对比文件1只是遥控防撞的设计方案，不存在该技术问题，不存在技术启示，上述区别技术特征并非本领域技术人员的常规技术手段。

最后，通过重新确定的技术问题和对技术方案的区别性论述，审查员接受了答复的意见，专利最终授权。

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5.从技术问题出发的答辩、修改的思路

现在，我们知道了通过重新确定技术问题是答复审查意见的有效手段，基于此，我们可以得出如下答复审查意见思路。

(1)理解本申请的发明初衷，从技术方案整体的角度考虑解决的技术问题，不要轻易接受审查员的区别特征划分和区别技术特征解决的技术问题。

(2)通过区别技术特征在整体发明的作用确定真正解决的技术问题，若解决的技术问题不同，则可能存在答辩的点，不要轻易放弃。

(3)若重新确定的技术问题后，权利要求缺少必要技术特征，则应相应修改权利要求。一种审查员不接受答复意见的原因是，虽然解决的技术问题不同，但是权利要求缺少解决所重新确定技术问题的必要技术特征，导致论述没有根据，很多时候审查员不会在驳回决定中详细说明上述原因，导致代理人被驳得不明不白，所以代理人需要考虑权利要求的保护范围是否能够排除现有技术，是否包含了不能解决该问题的技术手段。

(4)当独立权利要求不具备新创性时，需要进行修改时，从技术问题出发的答辩思路是，首先理解申请人的整体技术方案，最好再看看申请人最初的技术交底书，然后确定一个对比文件不能解决的技术问题，再看要解决该技术问题需要补充的必要技术特征，或者这些必要技术特征的概括上位，然后从权利要求或说明书中提取该些特征进行答复。这样，就可以避免主权没创造性直接提从权的盲目修改方式，提高答复的针对性。

（转载自知产力公众号）