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■ 案件回放

某专利权人具有一项门板外观设计专利，后发现广东某不锈钢发展有限公司（以下简称A公司）未经其许可，擅自制造、销售了侵犯其专利权的门板产品，故向广州知识产权法院提起诉讼，请求判令A公司停止侵权行为。

2018年8月，A公司收到广州知识产权法院的开庭传票及起诉材料后，委托嘉权公司对涉案专利提起专利无效宣告请求程序。

目前，涉案专利已经被国家知识产权局宣告无效，本案诉讼以原告撤诉结案。

■ 本案焦点

在外观设计专利无效程序中，与涉案专利不属于相同或相近种类产品的证据能否用于评价外观设计的稳定性？

■ 法律依据

《专利法》第二十三条第二款：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

《专利审查指南》2010版第四部分第五章第6.2.3节：将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计，属于明显存在组合手法的情形。

■ 专家点评

需要指出的是，专利法第二十三条第二款的比对对象分为两种：

一：单一的现有设计

①、与相同或相近种类产品的现有设计进行单独比对；

②、涉案专利是由现有设计转用得到的。

其中第①种情形属于在无效过程中最为常见的无效理由及证据使用方法，在对比分析时，应当侧重考虑是否属于在使用时容易看到的部位、是否属于惯常设计、是否由产品的功能唯一限定的特定形状、是否属于局部细微变化。

而第②种相对较为少见，现有设计转用能够用作比对对象的前提是具体的转用手法在相同或相近种类产品的现有设计中存在启示，其中，单纯采用基本几何形状、单纯模仿自然物、自然景象的原有生态、著名建筑物、著名作品的全部或部分形状/图案/色彩，以及由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计，均属于明显存在转用手法的启示的情形，举例如下：

案例一：挂件（电视机）（属于由其他种类产品的外观设计转用得到的装饰品）

无效结论：涉案专利明显是以日常生活中常见的传统电视机作为蓝本，在保留了基本构成元素的情况下，去除了一些局部细微的功能性设计，而有意进行的模拟度较高的转用设计，属于现有设计已经给出了转用启示的情形，且相对传统电视机的整体基本造型未产生独特视觉效果，因此涉案专利与对比设计相比不具有明显区别。

案例二：房屋（船型）（属于单纯模仿著名作品的全部或部分形状/图案/色彩）

无效结论：涉案专利是以全球闻名的电影《泰坦尼克号》中泰坦尼克号邮轮作为蓝本，改造成船型房屋，在保留基本构成元素的情况下，有意进行了模拟度比较高的转用设计。二者的不同点均属于局部细微变化，对产品的整体视觉效果不具有显著影响。因此，涉案专利与对比设计1相比不具有明显区别。

二：现有设计或现有设计特征的组合

①、将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。例如，将多个零部件产品的设计直接拼合为一体形成的外观设计。

②、将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

③、将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计。

其中第①②两种属于在无效程序中最为常见的无效理由及证据使用方法，这两种情形均限定了无效程序中使用的证据需是相同或相近种类的产品，以拼合或替换的方式得到涉案专利外观设计。

而第③种相对较为少见，尤其需要注意的是，用于组合的现有设计特征中，对于现有的图案、色彩或者其结合这部分设计特征而言，并没有限定其承载的产品种类必须与涉案专利相同或相近，即，不必考虑产品的种类是否相同或相近。

案例三：门板（万字纹）

争议焦点：

证据2、证据3与涉案专利不属于相同或相近种类产品，能否用于组合对比，是否有相应的组合或转用启示。

无效结论：

证据1是与涉案专利相近种类的产品，并且用于组合的证据1的整体形状、证据2中的图案设计以及证据3中的团寿纹样图案均是具有独立视觉效果的独立设计特征，属于明显存在组合启示的情形，可以将其组合后与涉案专利进行比对。

将涉案专利与组合设计相比，两者都是长方形板材，采用四方连续的图案纹样装饰，主体图案采用了首尾相连的卐字纹样，并且在连接首尾的四条连接线分隔出来的中间空白位置处又填充了一个独立的团寿纹样图案；两者的不同点在于卐字旋转方向以及卐字纹之间的具体连接方式，属于局部细微差异，对整体视觉效果没有显著影响。

故，涉案专利与证据1-3组合后的对比设计相比没有明显区别。

三：转用+组合

对于此类情形，在对比分析时，可以参照《专利审查指南》的示例，按三步法进行：

步骤A：确定现有设计的内容，包括形状、图案、色彩或者其结合；

步骤B：将现有设计或者现有设计特征与涉案专利对应部分的设计进行比对；

步骤C：确定现有设计或者现有设计特征与涉案专利对应部分的设计相同或者仅存在细微差别；

步骤D：判断在与涉案专利相同或相近种类产品的现有设计中是否存在具体的转用和组合手法的启示。

案例四：电话机（钢琴架）

对比及无效结论：

步骤A：确定证据1的三角钢琴形电话机、证据2的钢琴脚的形状；

步骤B：将上述设计特征与涉案专利的对应设计特征进行比对；

步骤C：确定证据1中的三角钢琴形电话机与涉案专利的钢琴电话机造型、证据2中的钢琴脚与涉案专利中的钢琴脚仅存在细微差别；

步骤D：是否给出转用、组合启示：证据1的钢琴电话机作为与涉案专利相同种类的产品，给出了可以将钢琴转用于电话机上的启示；钢琴脚作为具有独立视觉效果的独立设计特征（零部件），可以将证据2中经过转用后得到的电话机的钢琴脚用于替换证据1中的对应的钢琴脚。

无效结论：涉案专利相对于证据1和证据2设计特征转用后的组合相比，没有明显区别。

综上分析可知，在外观设计专利无效程序中，可以用于评价其专利性的证据并非仅限于相同或相近种类的产品，当证据使用方式涉及到转用、现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合进行组合时，可以使用其他种类产品中公开了涉案专利对应设计特征的证据。这也体现了立法者仅仅围绕“外观设计专利是指…作出的富有美感…新设计”的立法本意，鼓励真正的创新设计，而不是简单的将其他产品种类进行转用，或者将现有的形状与图案、色彩等做简单拼合和替换，打击各种单纯的模仿、简单的拼凑等行为，也有利于国家知识产权局充分阻隔不合理、不恰当的专利权，守护好公众利益的边界。

参考文献

【1】《专利法》2009版本；

【2】《专利审查指南》2010版本；

【3】国家知识产权局专利复审与无效审理部第23049号决定书；

【4】国家知识产权局专利复审与无效审理部第28363号决定书；

【5】国家知识产权局专利复审与无效审理部第40965号决定书；

【6】国家知识产权局专利复审与无效审理部第19036号决定书；

【7】刘迎春《外观设计专利无效宣告程序中的转用问题》。